以专利使用权入股的股东是否仍然享育专利权?

2016-06-1

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问题

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  【宣讲要点】

在我国,股东可以将专利权用货币估价后作价出资。那么,股东以专利使用权入股后还对专利技术享有专利权吗?

根据《中华人民共和国公司法》第27条关于公司出资形式的规定,以知识产权出资的股东,应当将出资的知识产权评估作价后,依法办理权属变更手续,向公司转让权利。如果出资协议中明确以"技术使用权"入股,则公司使用该知识产权时应经原产权人同意。

      【专利典型案例】

甲公司在2006年6月研制成功了一种"某生物化学制剂',随后便向国务院专利行政部门提出了发明专利申请。2007年12月,国务院专利行政部门将甲公司的专利申请进行了公布。后经甲公司提出请求,国务院专利行政部门对甲公司的申请进行实质审查后,授予了发明专利。2008年1月,甲公司与甲制药有限公司签订了一份"生产‘某生物化学制剂'药品协议书",双方在协议中约定:双方组建乙公司生产该药品;甲制药有限公司以货币资金入股,占股份的,甲公司以"某生物化学制剂"发明专利的使用权入股,折价后占30%。乙公司注册成立后,甲公司又与甲制药有限公司签订了一份该发明专利的技术保密合同,合同约定:双方约定的保密的内容为该专利技术以及相关资料,甲制药有限公司未得到甲公司的书面同意,不得将该项技术提供给任何第三方使用。

年4月,乙公司与丙科技公司签订了一份"‘某生物化学制剂'专有技术实施许可合同,约定丙公司按照乙公司提供的"某生物化学制剂"技术和资料生产一批药品;丙公司支付给乙公司专有技术使用费18万元。随后,丙公司便利用该项专利技术生产出了一批药品。甲公司在得知这一情况后,于2008年6月向市中级人民法院提起诉讼。

【专家评析】

本案中,甲公司将该项专利技术入股后仍对该项技术享有专利权。毫无疑问,甲公司对依法取得的专利技术依法享有专利权。根据我国公司法第27条关于公司出资形式的规定,甲公司作为以知识产权出资的股东,应当将出资的知识产权评估作价后,依法办理权属变更手续,向公司转让权利。甲公司只是将该项专利技术的使用权作价评估后入股,并未办理相关专利权转让手续,因此,该项专利技术并不是乙公司的独立财产,乙公司只享有对该项技术的使用权而甲公司对该项技术仍然享有专利权。

乙公司与丙公司侵犯了甲公司的专利权。乙公司的经营行为应当受到股东协议的约束,即应受到甲公司与甲制药有限公司签订的对该项专利技术的保密合同的约束。乙公司在将该项专利技术转让给他人使用时,应当得到甲公司的许可。但是本案中乙公司却在未经甲公司许可的情况下就与丙公司签订了"‘某生物化学制剂'专有技术实施许可合同",根据专利法第条的规定,乙公司与丙公司的行为侵犯了甲公司的专利权。再者,根据合同法第51条关于无权处分他人财产该合同无效的规定,乙公司与丙公司之间签订的专利技术实施许可合同无效。

甲公司可以要求乙公司与丙公司向甲公司道歉,并赔偿损失。根据民法通则第118条的规定,对于甲公司的专利权被乙公司与丙公司侵犯的情况,甲公司有权要求其停止侵害,消除影响,赔偿损失。但是,根据专利法第65条的规定,侵犯专利权的赔偿数额,应当按照权利人甲公司因被侵权所受到的实际损失确定·实际损失难以确定的可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

中华人民共和国公司法

第二十七条 股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是,法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

中华人民共和国专利法

第十条 专利申请权和专利权可以转让。

中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的,应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。

转让专利申请权或者专利权的,当事人应当订立书面合同,并向国务院专利行政部门登记,由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。

第六十条 未经专利权人许可,实施其专利,即侵犯其专利权,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工作的部门处理时,认定侵权行为成立的,可以责令侵权人立即停止侵权行为,当事人不服的,可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉;侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的,管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求,可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解;调解不成的,当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。


赵律师

1阿里巴巴执行顾问总监



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