商标国际注册时如何选择商品

2016-04-26

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商标,作为在商业活动中使用的标志,最重要的功能就是区别商品的来源或服务的提供者,其指定保护的产品或服务项目也是体现商标权利边界的关键。因此,如何恰当地选择和保护商品对权利人来说就显得尤为重要。本文中笔者将结合多年代理实践经验对国际商标注册商品选择的问题进行归纳总结,希望对国内申请人今后在办理国际商标注册时有所帮助。

一、 商品分类

在早期,世界上各国商标主管机关都有自己的商品分类习惯,一国的商标申请人到另外一国去申请商标时,必须按照注册目的国对商品的描述及分类习惯提交申请,这就给国外的商标申请人造成了极大的不便。随着世界经济的发展和各国之间国际交流的日益频繁,大多数国家的商标主管机关逐渐认识到了各国分别采用当国分类表的弊端,需要在国际上建立一个相对统一的标准,方便各国之间的交流。因此,尼斯协定应运而生,该协定是一个由多个国家参加的国际公约,全称为《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》,该协定建立了一个统一的国际商标注册用商品和服务分类体系,为商标申请人解决了跨国申请商标选择商品的难题。尼斯分类主要包括两部分,即:商品和服务,然后又根据商品和服务的不同原料、功能、用途、销售渠道、消费对象等将其分为45类,1-34类为商品,35-45类为服务,总的商品服务项目加起来共一万多项,一般每4年会根据发展需要进行一次大的修订。

目前,除了尼斯联盟的成员国在使用尼斯分类外,还有许多非该联盟的国家也在使用该分类,所以,实际上全球绝大多数的国家都在使用尼斯分类;只有少数国家是例外,如:委内瑞拉、斐济、加拿大等。

二、选择商品的技巧

商标国际注册常用的方式有四种:一是单国商标注册,二是马德里商标国际注册,三是欧盟商标注册,四是非洲知识产权组织商标注册。下面对各种注册方式选择商品的方法一一简要介绍:

1、单国商标注册

单国注册选择商品就相当的灵活自由,一般也不需要国内或在先的申请基础,申请人可根据自己的实际需要,选择想要保护的商品。原则上先选择具体的、重要的、现用的产品,再考虑扩大保护的需要。

2、马德里商标国际注册

马德里商标注册需要基于国内的申请或注册基础,商品范围不能超过国内基础的范围,即:需要小于等于国内的申请或注册范围。

  1. 若申请人在国内已有申请或注册基础,且在申请时已根据企业的发展战略对商品有较为周全的考虑,能够满足目前和将来国外保护商品的需要,可以直接基于原来的基础提交;
  2. 若申请人在国内已有申请或注册基础,但是在申请时对企业的发展方向考虑不周或企业因自身需求改变了主要产品,此时国内原来的基础就不能满足企业保护商标的需要,这种情况下应考虑重新在国内提交新申请,再基于新的基础提交马德里申请。

值得注意的是,若企业计划通过马德里途径保护美国、日本和韩国,由于这三个国家对商品描述的要求较为严格,建议对商品加以限制,在不超过国内商品范围的前提下,对商品予以细化,以减少驳回的几率。

3、欧盟商标注册

欧盟商标申请保护三个类别以内的商品或服务,费用相同。因此,不少企业在选择欧盟注册时意图在不增加成本的前提下无限扩大商品保护范围。虽然欧盟内部市场协调局不会主动基于在先商标权利驳回在后相同或近似商标的申请,但是,盲目地扩大商品范围,很有可能招致第三方的异议。一旦商标被人异议,放弃答辩则基本意味着主动放弃了商标申请,甚至连累本想注册的商品不能获得顺利注册。

4、非洲知识产权组织商标注册

非洲知识产权组织商标申请与欧盟注册类似,不审查相对理由,保护三个以内的类别,费用相同。区别在于,非洲知识产权组织在一份申请中不能既保护商品又保护服务。建议企业在申请非洲知识产权组织商标时,也根据自身的需求进行保护。

三、 需要注意的问题

1、商品的具体化

在使用尼斯分类的国家,大多数国家都能接受分类表上的规范商品。但是,少数国家在遵循尼斯分类的原则下,还有其独特的商品规范的评判标准,要求对商品进行具体描述,认为尼斯分类中的部分商品描述过于笼统。另外,少部分不使用尼斯分类的国家,也对商品的描述要求较为严格。本文列举部分对商品规范较为严格的国家:

A、加拿大:在众多的国家中,加拿大可谓对商品描述最为严格、麻烦的国家,由于其自身不采用分类注册的制度,申请时需要从商品的原料、功能、用途等方面进行描述。如:“水果味酒精饮料,包含苹果、梨、青梅、樱桃、葡萄Alcoholic fruit-flavoured beverages containing apple, pear, green plum, cherry and grape”;若是只想申请“水果味酒精饮料”是不被接受的;

B、美国:美国对商品的描述虽然没有加拿大要求那么多,但也需要对商品予以具体化。如:“用于治疗胃肠病的医药制剂Pharmaceutical preparations for treatment of gastrointestinal diseases”;若是只想申请“人用药”是不被接受的;

C、泰国、韩国、日本:这三个国家对商品的描述也相对严格,相对宽泛的产品建议在申请的时候对商品予以具体描述。

2、特殊商品分类制度

目前有少数国家不采用尼斯分类,而仍然采用其当国分类,如委内瑞拉等。委内瑞拉的商品分类采用其当国分类方式,与国际尼斯分类有较大差别,且委内瑞拉的当国分类表并无具体的商品描述,仅规定了较为宽泛的类别分类标准,申请人需根据官方的分类标准自行进行商品分类,并按当国类别分别提交注册申请。

此外,加拿大无分类制度,在提交商标申请时仅需列明商品和服务项目。

3、服务类别不能保护

部分国家目前商标保护制度还不够健全,只能申请保护商品项目,不能保护服务项目,如:巴哈马、马拉维。

4、商品数量

在注册国际商标时,有些国家不会限制商品数量,因此不少企业盲目扩大商品保护范围,企图保护许多与自身产品不相关的商品。这样做的潜在风险,一是盲目扩大商品保护范围有可能无意中侵犯了他人的商标权利,从而遭致驳回或异议,增加答复驳回或异议的时间成本、费用成本;二是大多数国家都要求商标注册后进行实际使用,若企业在个别未实际生产的商品上注册,日后可能面临因商标未在个别商品上使用而导致被撤销的风险。同时,申请商品过多,有些国家在审查员审查时会要求申请人提供相应商品的使用证据,否则不予注册,如:日本,选择的产品多于7个群组时官方一般会下发驳回通知,要求提交使用证据。因此,建议企业合理选择需要保护的商品。

5、非规范商品

在选择商品的时候,往往会涉及到一些国内分类表上商品编号前带“C”的中国特色商品,甚至一些分类表上没有的商品,这些商品通常很难被国外商标主管机关接受。

若计划申请商标的国家的商标主管机关只接受规范商品,则建议选择与企业产品相关的规范商品,最大化保护范围;反之,则可以考虑从商品的原料、功能、用途等方面对商品进行具体描述,再提交商标申请,降低因商品描述原因被驳回的风险。实践中,也会遇到有些创新型企业,需要保护一些自身核心的产品,但却无法在分类表中明确定义的产品,往往就需要进行具体描述来争取注册保护的机会,因为客观上来讲分类表的发展往往会落后社会的需要,导致新产品的保护也需要花费更多的成本。

综上,企业注册国际商标在选择商品时,需综合考虑各方面的因素,选择对企业最合适的商品,规避因商品选择不慎导致的风险,同时兼顾企业发展的需求和合理保护企业的利益。


赵律师

1阿里巴巴执行顾问总监



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