美国专利无效制度发展简介

2016-04-27

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美国专利无效制度中最为大家熟知的是法院管辖的专利无效诉讼,即与专利侵权诉讼相伴而来的无效诉讼。在侵权诉讼中,如果被告反诉专利无效,则受理侵权诉讼的法院会首先就专利的有效性进行审理,然后再判断是否侵权。这一专利无效机制的缺点在于相关诉讼成本非常之高,而且诉讼程序复杂。其结果是大量“问题”专利的存在,影响了公众使用公知技术的权利。

鉴于此,美国立法机关于1980年修正专利法时,设立了单方复审程序(Ex p-Parte Reexamination)。注意,此复审程序与中国专利法的复审不同,这里的复审事实上是对专利有效性的重新审查。根据这一制度,任何人(包括专利权人)可在专利有效期内的任何时间基于“与可专利性有关的新的实质问题”请求USPTO就某一专利的有效性进行重新审查,复审请求甚至可以匿名方式提出。这一制度的目的在于降低相关费用及程序复杂性。由于程序简单快速,这一制度不可避免地存在一些缺点。比如,复审时仅考虑出版物公开。申请人提出书面请求后,专利权人可以就申请人提出复审理由进行答辩,这时,请求人也可对专利权人的答辩进行回应,之后,请求人就无法再介入复审程序。如果专利权人未进行答辩,则请求人对整个单方复审程序的参与仅限于提出请求,而对复审结果毫无控制力和影响力。另外,申请人也不能就复审结果提起上诉,但是专利权人可以上诉。

基于对单方复审制度合理性的权衡,美国立法机关于1999年增加了新的双方复审程序(Inter Partes Reexamination)。这一制度的目的在于克服单方复审程序第三方请求人参与不足的缺点。根据这一制度,复审请求人需要披露自己是否真正的利害关系人。复审过程中,专利权人和复审请求人都需回复意见书,如果不服复审的结果,双方均有上诉的权利。由于复审请求人可参与整个双方复审程序,利用该程序无效对手专利的成功率远高于单方复审程序。但是,不能匿名申请复审这一限制使得这一程序的使用率远低于单方复审程序。

需要指出的是,单方复审程序与双方复审审查都属于行政程序,审查方式以书面审查为主。这两种行政程序的费用相比诉讼都很低,审理时间也较短。

2011年通过的美国专利法案新增了双方重审程序(Inter Partes Review)和授权后重审程序(Post-Grant Review),同时取消了双方复审程序。双方重审程序与授权后重审程序都由USPTO下属的专利审判和上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board)负责,属于行政程序。但是这两个程序都提供了审判及证据发现程序,因此这两个程序都具诉讼性质。

授权后重审程序允许除专利权人之外的任何人在专利授权公告后的九个月内对专利有效性提出质疑。而双方重审程序在允许除专利权人之外的任何人在专利授权公告后九个月以后就专利有效性提出质疑。此外,双方重审请求需在专利侵权诉讼的起诉状合法送达后一年内提出,其目的在于防止被控侵权人利用双方重审程序拖延相关诉讼程序。根据规定,授权后重审程序与双方重审程序都应在受理后12个月内审结,特殊情况下,可以延长半年。相比动辄经历多年的法院无效诉讼程序而言,这两个程序要迅捷得多。

综上所述,在美国遭遇侵权诉讼时,被控侵权方可以选择单方复审程序、双方重审程序或者授权后重审程序来挑战专利权的有效性。这些程序相比由法院受理的无效诉讼更便捷且费用更低。


赵律师

1阿里巴巴执行顾问总监



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