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2016-05-5

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近年来,众多国内知名企业的商标在墨西哥频频被不法分子抢注,如:“哇哈哈Wahaha”、“中華CHUNGHWA”、“新浪SINA”等。随着我国越来越多的企业走出国门,开拓国外市场,不少企业都曾有商标在国外被抢注的惨痛经历,鉴于墨西哥商标制度与国内的巨大差异性,如何在墨西哥保护企业的商标权益成为不少企业一个头疼的问题。本文中笔者就墨西哥商标保护制度进行简要介绍,拟帮助国内企业在该国更好地维护自身的权益。

 一、商标保护的原则

在墨西哥获得商标权利的方式有两种,一是直接向墨西哥工业产权局提交单国商标注册申请,另一种是通过马德里国际注册指定保护墨西哥。墨西哥商标确权采用“申请在先”的原则,即以提出商标注册申请日期的先后决定商标权的归属,但是在诉讼程序中墨西哥商标法仍然承认商标的在先使用,被侵权一方仍然可以基于在先使用维护商标权利。

  二、第三方观察意见程序

由于墨西哥商标法无异议程序,即:初审通过后将直接予以注册保护,因此对于尚未核准注册的抢注商标,任何利益第三方只能向其提出“第三方观察意见”(Third party observations)申请以反对该商标的注册。企业发现商标在墨西哥被抢注后,若抢注商标仍处于申请中,可向墨西哥官方呈交“第三方观察意见”,说明申请商标系抢注商标的行为,是侵犯他人商标权利的情况,请求审查员主动驳回抢注商标。

根据墨西哥商标法律规定,只有法律关系上的利益相关人才能提出司法或行政程序,而建立利益关系通常最直接有效的方式是在与抢注商标相同或类似的商品或服务上提交相同或极为近似的商标申请。若打算提出“第三方观察意见”申请,可同时向官方提交商标在墨西哥和海外的已注册和使用的证据,证明商标确为第三方所有,以提高“第三方观察意见”被审查员接受的可能性。

然而,由于墨西哥商标法对“第三方观察意见”程序并无明确规定,该意见能否被采纳完全取决于审查员的自由裁量权。倘若审查员接受“第三方观察意见”主动驳回抢注商标,第三方可避免进入费钱费时费力的商标撤销程序,从而大大降低维权成本。即便官方不采纳“第三方观察意见”,也会将“第三方观察意见”的申请文件与抢注商标的审查文件合并,他人在获取抢注商标信息的同时可获得“第三方观察意见”文件的信息,从而得知商标可能系抢注商标的情况。同时,“第三方观察意见”可以作为日后撤销的辅助证据,向审查员表明第三方对抢注商标提出撤销的决心。

  三、无效宣告程序

由于墨西哥商标法无异议程序,因此企业可对抢注商标的状态进行监测,待商标核准注册后再提出无效宣告申请,撤销抢注商标。总的来说,墨西哥有两种商标撤销程序,一是基于恶意注册等的无效宣告(Annulment demands),另一种是基于连续不使用的无效宣告(Lapsing declaration)。

(一)两种无效宣告程序

1. 基于恶意注册等的无效宣告

适用的法律要件:虽然无效宣告的法律依据有多种,但针对商标抢注的情况,撤销常用的两种依据如下:

A. 若抢注商标与在其申请日前已在墨西哥或其它国家在先使用的商标权利相冲突,可自商标注册公告之日起三年内提出撤销申请,但在先商标须具有一定知名度;

B. 对于恶意抢注的,任何时间均可提出撤销申请。对于“恶意”的定义,主要为:未经国外商标权利人的明确授权,其代理人、代表人、消费者或经销商擅自申请注册与商标所有人的商标相同或极易引起混淆的商标。

2. 基于连续不使用的无效宣告

适用的法律要件:商标核准注册后连续三年不使用的,任何利益相关人均可以“连续三年不使用”为由向墨西哥工业产权局申请撤销。

A. 商标自核准注册日起3年内,商标申请人未将商标进行实际使用;

B. 在利益相关人提出“撤三”申请前的3年内,商标申请人未将商标进行实际使用。

抢注人注册他人商标后真实使用商标的可能性较小,即便抢注成功后也并非高枕无忧。正所谓“君子报仇,十年不晚”,企业可静待商标注册公告满3年后,以对方连续3年未使用商标为由提出撤销申请;抢注商标的十年有效期内都处于危险期,倘若抢注人未能在任意连续3年内使用商标,随时都面临被撤销的风险。

若打算提出连续三年不使用撤销申请,企业可在提出撤销申请前先进行专业的市场调查,以确认抢注商标所有人是否对抢注商标有实际使用。若市场调查结果证明抢注商标所有人对商标并无实际使用,可立即对抢注商标提出连续三年不使用撤销申请。不使用撤销的举证责任由被申请人承担,被申请人需提交证据材料证明其已经连续三年使用商标,否则将承担被申请商标被撤销的不利后果。

(二)无效宣告流程

1.撤销申请人首先在墨西哥提交商标的注册申请,以建立利益关系;

2.收到申请回执后可着手准备提撤销申请所需的材料,并办理公证认证事宜;

3.商标申请提交5-6个月左右官方会引证在先商标驳回撤销人的商标申请,并要求在2个月的期限内予以答复,可延期2个月;

4.撤销申请人收到驳回通知后,立即对抢注商标提出撤销申请,提交撤销申请后,再提交驳回答复申请,向官方说明撤销人已对引证商标提交撤销申请,要求延后撤销人商标的审查;

5.墨西哥商标局受理撤销申请后,约1年左右下发裁定,如撤销申请人成功撤销在先商标,则撤销人的商标申请将顺利注册,在先商标将被依法宣告无效;

6.若任何一方对商标局裁定不服,可向墨西哥知识产权法院提出上诉,上诉阶段需时约1-2年;

7.对知识产权法院裁定不服的,可向墨西哥司法法院上诉,上诉阶段需时约6-12个月。

整个撤销程序需时大概一年左右。

四、海关行政保护

由于墨西哥是一个商标抢注严重的国家,墨西哥商标局和海关签订了合作协议,允许海关进入商标局的数据库系统,共同抵制侵犯他人注册商标专用权的行为,制止不正当竞争。当有货物进入墨西哥时,海关会主动对进口货物的商标与商标局数据库的商标进行对比审核,若发现可能涉嫌侵权的商品,将扣留侵权商品并通知商标所有人。

海关主动保护是一把“双刃剑”,若企业的商标在墨西哥被抢注后仍将标有商标的产品出口至墨西哥,则可能面临侵犯他人注册商标专用权的风险,对于侵权行为属实的,法院最高可判侵权人19万美元罚款,并责令关闭营业场所。对于二次侵权的,可判侵权人6年以下有期徒刑,并罚款5万美元。倘若企业能够主动在墨西哥进行商标保护,商标获准注册后,海关会主动查获可能涉嫌侵权的商品,通知商标所有人,能够起到“海关备案”的作用。

总而言之,商标是企业开拓国际市场的通行证,企业应提前在计划出口的国家进行商标保护,未雨绸缪,扫清障碍。在遭遇海外商标抢注时,应及时采取相应的商标保护策略,积极维护自身利益,谨防自身利益受到侵害。被动维权是治标,主动保护才能治本。


赵律师

1阿里巴巴执行顾问总监



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